商标共存协议实务探微

李长宝 律师

商标共存，是指同一法域内属于两个或者两个以上主体的两个或两个以上互相有冲突的商标基于某种原因同时合法存在的情形，商标共存从内容上可以分为三类：一是法定共存，也即，在先未注册但经实际使用有一定影响的商标与在后的注册商标的共存；二是事实共存，属于特定历史情况下对于一定程度混淆的容忍，比较知名的如苏州稻香村和北京稻香村的南北“稻香村”商标共存、法国“鳄鱼”与新加坡“鳄鱼”的共存等；三是协议共存，也即在先商标权人与在后商标申请人以同意书或协议方式确认共存。

商标共存是一种事实、状态，商标共存协议则是在商标确权、授权程序中，在后商标申请人（以下简称“诉争商标”申请人）希望规避在先商标（以下简称“引证商标”）权利障碍从而由双方签署的协议或由引证商标权人单方出具的声明、同意书等，以谋求诉争商标的核准注册。实务中，无论是双方签署的商标共存协议，还是引证商标权利人单方出具的共存同意书、声明书，都被统称为商标共存协议，但其核心内容往往比较简单，仅是引证商标权利人明确其对诉争商标申请不持异议或予以同意，除此外，鲜有针对市场地域或商品种类进行精细划分、分割以避免造成实际混淆的内容。

为后续进一步深入探讨的方便，笔者仍延续“商标共存协议”的术语以指称实践中仅明确“同意共存”的所谓协议书、同意书、声明书等，而使用“商标分割协议”术语指称以商标共存为目的，并为此目而通过对市场地域或商品种类进行精细划分而形成的协议。

一、商标共存协议效力认定的实务现状

截至目前，我国对于商标共存协议的规制在法律层面仍系空白。承担着商标行政授权司法审查职能的北京市高级人民法院曾发布《商标授权确权行政案件审理指南》，分别对共存协议的属性（15.10）、形式要件（15.11）、法律效果（15.12）进行了规定，认为，商标共存协议可以作为“排除混淆的初步证据”、附条件或者附期限的共存协议一般不予采信、以及如果引证商标与诉争商标标识相同或者基本相同，且使用在相同或者类似商品上的，不能仅以共存协议为依据，准予诉争商标的注册申请，如果两标识近似，使用在相同或者类似商品上，引证商标权利人出具共存协议的，在无其他证据证明诉争商标与引证商标的共存足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以认定诉争商标与引证商标不构成近似商标。

商标共存协议往往出现于商标审查、授权案件中，根据所处程序阶段的不同，一般又分为商标复审的行政审查阶段与法院的司法审查阶段。一般地，在行政审查阶段，商标评审委倾向于商标法的商标管理和消费者权益保护职能及立法宗旨，对体现私权自治的商标共存协议的效力持相对保守或否定的态度。

对于适用商标共存协议的司法案例，笔者进行了如下检索：

1. 以 “共存同意、2021年”作为关键词在北大法宝案例系统进行检索，共检索到与商标共存协议适用相关的案例28个，其中，支持商标共存协议具备排除混淆的作用并进而支持诉争商标注册的案例是12个，占比42.86%；

2. 以 “共存同意、2022年”作为关键词在威科先行案例系统进行检索，共检索到与商标共存协议适用相关的案例62个，其中，支持商标共存协议具备排除混淆的作用并进而支持诉争商标注册的案例是17个，占比27.42%；

3. 以“共存同意、最高院、近三年” 作为关键词在北大法宝案例系统进行检索，一共检索到四个案例，且均为2020年裁判，均为否决诉争商标的注册，支持率0%；

分析前述第1、2两项案例检索结果，可归纳法院的认定理由如下：

1. 支持判决的适用理由：

1) 诉争商标与引证商标并非完全相同，且引证商标的权利人同意诉争商标的注册申请，故引证商标不再构成诉争商标注册的在先权利障碍；

2) 《商标共存协议书》可以作为初步排除混淆的依据，若商标标志近似，使用在同一种或类似商品上，在无其他证据证明诉争商标与引证商标足以导致相关公众对商品来源发生混淆的情况下，可以准予诉争商标注册；

3) 二者不属于相同商标。此外，诉争商标与引证商标权利人签署了《商标共存协议书》，且二者具有关联关系，在此基础上，不宜认定诉争商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。

2. 否决判决的适用理由：

1) 根据商标法的立法目的，商标法既要保护商标权利人的利益，也要保护消费者的利益，故在商标授权确权行政案件中，若引证商标与诉争商标标识相同或基本相同，且使用在相同或者类似服务上时，商标共存协议书不能排除商标法第三十条的适用；

2) 商标核准注册制度本身还兼具维护社会公共秩序、社会公共利益的职能，若将其约定效力直接及于商标核准注册制度和商标授权行政行为，极易导致商标申请注册的基本原则被架空。在引证商标与诉争商标标志相同或基本相同且使用在相同或类似商品上的情况下，不能仅以商标共存同意书为依据准予诉争商标的注册申请。

进一步分析最高院的裁判理由，可归纳其否决理由为：

1. 有关商标的权利人形成的共存意愿，虽然可以作为判断是否可能导致混淆的考量因素，但并不能直接排除《中华人民共和国商标法》第三十条的适用；

2. 在诉争商标与引证商标业已构成近似的情况下，不能援引《商标共存同意书》排除前述法律规定的适用；

3. 商标法的立法目的一方面在于保护商标权人利益，另一方面还应保障消费者权益，防止相关公众对商品的来源产生混淆、误认。共存协议的达成并不能当然认定引证商标不构成对诉争商标的权利障碍。

虽然商标案件遵循“个案认定”的原则，但根据上述检索及归纳结果，可初步得出司法机关对商标共存协议基本形达成如下共识：

1. 商标共存协议只是判断是否导致混淆的初步证据、甚至只是考虑因素，不能仅依据共存协议而得出不构成混淆的结论；

2. 一般地，如果诉争商标与引证商标相同或极为近似，且两商标指定使用的商品或服务又构成相同或类似，则即使存在商标共存协议，被否决注册的可能性也会很大；

3. 一般地，如果诉争商标与引证商标仅是近似，但近似度不是特别高，则商标共存协议对诉争商标能核准注册将发挥重要作用。

二、商标共存协议价值及逻辑机理认识

（一）与其说商标共存协议是“排除混淆的初步证据”，不如说商标共存协议是存在混淆的初步证据

如前述，实务中所谓商标共存协议往往只是引证商标权人同意与诉争商标共存的声明，并无具体避免事实混淆的约定内容，而不难理解的一个事实是，正是因为诉争商标存在在先引证商标这一权利障碍，可能或已经被商标审查机关援引商标法第三十条规定，即“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的”而驳回申请，不予公告的结果，才转而利用商标共存协议以图说服审查机关获得商标注册，因此，无混淆也就无冲突，无冲突当然可以共存，根本无获取共存协议的必要，因此，将“同意共存的声明”作为“排除混淆的初步证据”显然存在逻辑不通的问题，恰恰相反，获取商标共存声明恰恰是为消解、抵冲“混淆”对商标注册所造成的不利影响，倒反而成为“混淆”业已成立的证据。

其次，商标共存声明只存在于引证商标权人与诉争商标申请人之间，未经公示，作为混淆判定主体的拟制“相关公众”对此并不知情，因此，那种并未真正起到避免混淆作用，只是单纯的同意商标共存的声明对相关公众而言根本无法起到排除或避免混淆的作用。

再次，一般认为，商标专用权包括两个方面的基本内容，使用权和禁止权，单纯的同意商标共存的声明实际上是引证商标权人对自己禁止权范围的自愿限缩，或说对于他人对引证商标权人禁止权“入侵”行为的容忍，其本质仍可视为是对自己商标专用权的自主处分，与实际上是否造成了相关公众混淆无必然联系。从这个意见上说，该声明书的作用取决于商标审查机关是否尊重这种对商标禁止权处分的私权行为，而根本不取决于诉争商标与引证商标是否相同、指定使用的商品是否类似，更极端地，基于对引证商标权利人私权处分的尊重，在满足特定条件（如诉争商标知名度远高于引证商标）情况下，即使在类似商品上使用了相同或极为近似的商标也可在共存同意书的加持下获得注册，诸如“UGG与UCG”商标驳回复审行政纠纷案件【案号：（2012）高行终字第1043号】以及谷歌公司“NEXUS商标驳回复审行政纠纷案件”【案号：（2015）高行（知）终字第3402号】对共存同意书的支持认定完全可以作为前述认识的绝佳注脚。

综上，笔者认为，单纯的同意商标共存的声明或以此为内容的协议仅能作为引证商标权人对自己禁止权的限缩、处分，是私权自治的体现，但却无助于改变被有权机关认定的商标“混淆”结果。

（二）支持还是否决商标共存协议效力是对商标法立法宗旨理解不同的必然结果

仔细分析司法机关对商标共存协议效力不同认定的原因，可以确知是与对我国商标法立法宗旨的理解紧密相关的，申言知，我国商标法明确保护三方面的法益，即商标权人（生产者、经营者）利益、消费者利益以及市场经济秩序及公共利益，如在不损害公共利益的基础上优先考虑商标权人的利益，则自然生发出对商标权人自主处分、约束自己权利为内容的商标共存协议效力的肯认，因为，作为对混淆不利后果的直接承受人的引证商标权人，其远比所谓的相关公众对“混淆”结果的关联度、敏感度更高，在私权优先的价值选择下，商标共存协议效力当然更应予以优先考虑；但是，如果优先考虑消费者利益，则必然难以容忍公众混淆、甚至于混淆可能性，从而得出共存协议很难有适用或被采信空间的结论。

三、正确选择：商标分割协议替代商标共存协议

笔者认为，在讨论以商标共存为目的的法律文件的功能、效力时，应以如下事实或认识为基础：

1. 我国商标法目前仍是三重法益平衡保护的价值结构安排，且此种安排转化为商标权人利益优先保护的可能性微乎其微；

2. 单纯确认商标共存意愿的声明或协议根本无法起到“排除混淆的初步证据”的作用，其只是引证商标权人对自己享有的商标禁止权的限缩与处分，是知识产权私权处分的结果；

3. “商标共存”是目的，其实现手段要以真正“消除混淆”为落脚点，只有最大限度地消除混淆，才有可能避免冲突，从而实现合法共存；

4. 基于第3点认识，如下结论大体是正确的，即近似商标的共存相对于相同或基本相同的商标的共存更容易被接受，但并不能据此当然得出结论，基本相同、甚至完全相同的商标在共存法律文件的加持下就一定不能共存，关键在于采取了何种切实的避免混淆的措施从而得以避免商标法第30条的直接适用，以达到商标共存。

正是基于上述事实及考虑，笔者认为，应摒弃目前司法实务中语焉不详的“商标共存协议”，而代之以“商标分割协议”的表述，而且，这并非术语、称谓的变化，而重在强调“分割”之手段，从而达到消除混淆、实现商标共存之目的。

相应地，“商标分割协议”在撰写及实务应用时应特别注意：

1. 文件形式

此类文件应采用“协议”形式，而非单方确认书、同意书、声明书，因为任何引证商标权人出具的单方文件都不可能涵盖需要双方配合、共同履行才能完成或实现的“分割”以避免公众混淆的义务内容，而如前述，只存在于诉争商标申请人与引证商标权人之间的对商标共存的“确认”，无论采取何种形式，其都因与公众无关而无法改变混淆结果，因此，商标分割协议必须采取协议方式。

2. 协议主体

毋庸置疑，协议主体应该是诉争商标申请人与引证商标权人。在此可能有两点需要提示及讨论：

1) 如果协议主体涉及外国人或外国企业，则出于协议签署真实性的证明要求，则此种涉外协议需要履行公证、认证（目前是海牙认证）程序。当然，如果协议双方均为中国大陆的民事主体，则无需办理公证、认证程序；

2) 如果协议主体之间存在关联关系如何处理

笔者认为，关联关系从控制程度上可分为三类，其一、直接控股或控制关系，可通过投资及协议安排等实现；其二、参股关系；其三、无直接控制关系，而是基于被第三方的共同控制或共同控制第三方而形成的关联关系。

对于第一类，由于两主体有直接的控制关系，意味着在经营、决策、财务及市场风险承受等各方面，二者的利益必然是同一的，存在一荣俱荣、一损俱损的特点，考虑到商标的三大功能，即商品来源标示、商品质量指示、广告及声誉功能，因此，虽然商标主体名义上、法律上的确不同，但实质重于形式，二者在商标功能的发挥上具备共同的利益，即使客观上有可能造成相关公众混淆，此实为形式混淆而为实质混淆，换言之，此种商标冲突本身就属于形式冲突而非实质冲突，相应地，此种混淆根本无需商标分割协议或商标共存协议来改变或消除。因此，如果能证明诉争商标申请人与引证商标权人二者之间存在直接控股或其他控制关系，则应可排除商标法第30条的适用。当然，以上尚只存在于理论探讨，实务中恐怕还得作为两个主体进行审查。

但是，对于第二、三类情形，笔者认为应作为形式及实质均完全独立的两个民事主体进行商标审查，【（2021）京行终10021号】以及【（2021）京行终8858号】两案可作参考。

3. 准确表述诉争商标与引证商标的详细信息；

4. 详细约定采取避免混淆的切实措施，包括但不限于：双方产品销售地域、渠道的划分及/或商品或服务的划分，或者在实际使用商标时附加其他区别标识等；

5. 商标分割协议不应当附期限和附条件；

6. 明确约定违约责任，但违约监管是难点；

《商标分割协议》不仅包括引证商标权人同意诉争商标注册的确认及同意，更重要的，是包括在业已被认定存在商标混淆的情形下为避免实际混淆而需要采取的措施、方式、方法，因此，此协议显然是双务合同，理论上而言，任何一方在履行过程中均有违约可能，为此，约定相应的违约责任显然是对违约方的一种有效制约。但是，我们也必须认识到，此种以避免消费者混淆为目的的协议，其除了具备私权处分性质以外，还天然地跳脱出协议当事方的权益范围而与相关公众利益、消费者利益产生紧密联系，因此，一旦一方违约而另一方不予及时制止时，则意味着原有的避免混淆的措施及机制不再发挥功能，势必造成相关公众混淆的不利后果，对此，如何监管？行政还是司法监管？如是司法监管，是否考虑纳入公益诉讼范畴？如进行监管，那么以避免消费者混淆的协议应首先进行公示，无公示则无法使公众知晓，相应地，是否存在违约行为也就无从知晓，无法监管。这一系列问题，均有待立法机关予以回答。

7. 避免违反《反垄断法》

鉴于《商标分割协议》一般应包含市场分割、销售渠道、商品分割的内容，因此，笔者认为在签署《商标分割协议》时，还应对照《反垄断法》的规定，以避免签署之协议存在违法内容，特别是协议双方符合本身在相关市场上具备一定支配地位的情形。

8. 公共利益是基点

如前述，我国商标法保护三重法益，但市场经济秩序及公共利益是基点，无论是如何分配另两重法益的保护顺序及内容，都不得以损害公共利益为代价，此为三法益中最高优先级。相应地，协议主体无论如何安排协议内容，一旦所涉之商标或内容有损害公共利益之虞，此等协议均无法起到促使诉争商标获得注册的效果。

目前，已具共识的公共利益对象包括医药、健康领域，如药品、种子等，或对环境保护有重大影响的商品，如农业用途的杀虫剂、杀菌剂、除草剂、土壤消毒剂等化学制品，对上述商品的混淆可能性的门槛相较于普通商标应该更低些，以尽可能避免消费者混淆，因此，在此种与公众利益相关的商品上使商标共存，共难度显然更大。

四、结语

目前司法实务中的所谓商标共存同意书、声明书、协议书大多只是表达了引证商标权人对诉争商标获得注册不持异议的意思表示，充其量是对其商标权的限缩及处分的体现，此种所谓的商标共存协议根本不是排除混淆的依据或初步证据，只能是对业已被有权机关认定存在混淆的事实确认，且由于混淆判定是以相关公众为视角，而共存协议仅对协议双方有约束力，因此，以共存声明为核心内容的所谓共存协议与是否影响公众混淆判定无直接关联性，也就不足以据此而排除混淆。

已被有权机关认定商标混淆是相关主体签署以商标共存为目的的法律文件的直接动因，由于混淆已经存在，如想达到商标合法共存之目的，则相关主体签署的法律文件就应以避免消费者混淆为其核心内容，笔者称此类文件为《商标分割协议》。

由于《商标分割协议》目的在于切实履行以避免消费者混淆，这已远超民事协议当事方的利益、权能及处置能力，实已牵涉公共利益，因此，此类《协议》的公示、履行监管、违约处置等一系列问题都显得尤为重要，而这些问题与商标共存协议一样均尚处法律空白，笔者吁请商标管理机关对此予以关注，对实务中大量采用的商标共存协议从法律层面予以规制，以更好地统一司法适用、维护商标法确立的三重法益。